周末特稿|美国联邦最高法院ROMAG v. FOSSIL商标侵权案评述

——“故意（willful）”是否为商标侵权诉讼中主张被告获利的前提？
作者|李伟华 大成Dentons上海办公室合伙人

　　（本文系知产力获得独家首发的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

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　　2019年6月28日，美国联邦最高法院发出调审令（Writ of Certiorari），要求联邦巡回上诉法院向其移交ROMAG FASTENERS, INC.与FOSSIL, INC.商标侵权案件的卷宗，交由最高院重新审理该案。该案涉及商标侵权赔偿领域的一个重要问题，即商标侵权诉讼中原告主张以被告的侵权获利（profit）作为赔偿范围时，是否必须以被告具有“侵权故意（willful）”为前提？

　　本案经联邦最高法院决定调审后，在美国知识产权法律实务领域引起广泛关注。截至2019年9月20日，美国律师协会（ABA）、美国知识产权律师协会（AIPLA）、美国知识产权所有人协会（IPO）、国际商标协会（ITA）与芝加哥知识产权法律协会（IPLAC）分别以机构名义向联邦最高法院提交了法庭之友（Amicus curiae）的专业意见，且各方意见出现明显分歧。众多美国报纸及法律媒体也纷纷就本案所涉法律争议进行了报道。

　　ROMAG v. FOSSIL 案件中，Romag是一家生产磁铁搭扣的公司，该款搭扣主要用于手包、钱包以及其他类似产品上。Romag基于兰哈姆法（Lanham Act）申请注册的“ROMAG”商标（该款产品同时申请了专利权，本文在此不予评述该问题）用于此产品。2002年Fossil与Romag签署协议，约定购买ROMAG搭扣用于其钱包等产品，后Fossil委托其制造商Superior公司直接向Romag的授权工厂（本案中为中国的Wing Yip公司）购买所需的ROMAG搭扣产品。2008年至2010年，Superior公司向Wing Yip公司仅购买了极少的搭扣产品，Romag后发现市场上销售的使用ROMAG搭扣的Fossil产品中存在仿冒产品。2010年，Romag在康涅狄格州联邦地区法院起诉Fossil及多家商超构成商标侵权、专利侵权、虚假标示来源、不正当竞争以及违反康涅狄格州非公平贸易法案（Connecticut's Unfair Trade Practices Act）。

　　2014年一审陪审团就本案作出裁决（verdict），认定Fossil构成商标侵权及专利侵权。商标侵权赔偿中，陪审团将被告的侵权获利（profit）作为向原告的赔偿范围，认为被告应向原告赔偿760万美金，同时指出本案中被告的侵权过错属于“疏忽漠视”（callous disregard），而不是“故意（willful）”。法官对本案进行审理后，认为基于被告的侵权过错不是“故意（willful）”，所以在本案中不应将被告的侵权获利（profit）作为赔偿范围，没有采纳陪审团的建议。Romag上诉至联邦巡回上诉法院（United States Court of Appeals for Federal Circuit），上诉法院维持原判，并且明确指出“故意（willful）”是商标侵权案件中原告主张被告侵权获利（profit）作为侵权赔偿范围的前提条件。2019年3月，Romag向联邦最高法院提出上诉申请（Petition for a writ of certiorari），2019年6月28日联邦最高法院核准上诉申请，目前该案尚未进入实体审理程序[1]。

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　　本案涉及的一个重要问题是，根据美国兰哈姆法（Lanham Act）35（a）条款的规定，商标侵权诉讼中，原告主张被告侵权获利（profit）作为赔偿范围时，是不是必须以被告具有侵权“故意（willful）”为前提条件？

　　现行兰哈姆法（Lanham Act）35（a）条款的原文为：When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office,a violation under section 43(a) or (d) of this title, or a willful violation under section 43(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity,to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action.……。根据该条法律规定，侵权行为人实施第43（a）条款规定的一般商标侵权行为以及侵害商业外观（trade dress）行为，或者“故意”实施第43（c）条款规定的商标淡化（trademark dilution）侵权行为的，原告可以主张以下赔偿：（1）被告侵权获利，（2）原告遭受的实际损失，（3）诉讼费用。

　　初看该条款，似乎可以得出如果主张被告的侵权获利（profit），则对被告实施的商标淡化侵权行为的主观状态要求为“故意”（willful），而对普通商标侵权行为以及侵害商业外观的行为则没有明确要求为“故意”（willful）。实际上却没这么简单，原因在于现行的兰哈姆法（Lanham Act）35（a）条款的条文并非一次完成的，而是几经修改最终形成今天的条款。所以要探究该问题，我们必须从35（a）条款的修改过程入手。

　　兰哈姆法（Lanham Act）颁布于1946年，最早的35（a）条款原文为：When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent Office shall have been established in any civil action arising under this Act, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 29 and 31 (1) (b), and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action.

　　1988年修订时，在“in the patent office（此时已被改为in the Patent and Trademark Office）”后面插入“or a violation under section 43(a)”；

　　1996年，国会修改兰哈姆法（Lanham Act）43条，在43（a）条款[规定一般商标侵权行为、侵害商业外观（trade dress）行为] 以及43（b）条款[规定禁止进口侵权商品]之外增加43（c）条款[规定商标淡化（trademark dilution）侵权行为]，在43（c）条款中就商标淡化行为赋予禁令救济和损害赔偿救济，规定对于“故意（willful）”实施的商标淡化侵权行为（trademark dilution）主张损害赔偿救济时应援引第35（a）条款。但是，可能由于当时立法的疏漏，在35（a）条款本身中却没有将商标淡化侵权行为加入进去，即此时的35（a）条款仍然保持了1988年的行文表述；

　　1999年，国会再次修订兰哈姆法（Lanham Act）35（a）条款，在1988年插入的“a violation under section 43(a)”后面，插入“or a willful violation under section 43(c)[规定商标淡化侵权行为]”的表述，即弥补了1996年的立法疏漏；后又经两次微调，形成现行的35（a）条款行文，但后面微调已经关系不大，也与本案所有讨论的焦点无关。

　　我们总结一下35（a）条款的修订过程，可以得出：1946年兰哈姆法（Lanham Act）颁布至1999年修订（实际直至今天），对于“a violation under section 43(a)”[一般商标侵权行为、侵害商业外观（trade dress）行为]，法律条文中从来没有明确表述过“故意（willful）”；而1999年修订时，对于“or a willful violation under section 43(c)”[商标淡化侵权行为]则明确规定了“故意（willful）”。此外，美国联邦最高法院从未就此问题作出过明确的判例或意见。

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　　基于前述的兰哈姆法（Lanham Act）35（a）条款表述及修订过程，美国联邦巡回上诉法院对此问题的争论形成截然不同的两派意见，而且分为两个阶段。第一个阶段为1999年修订35（a）条款前，第二个阶段为1999年修订35（a）条款后。

　　1999年修法前，由于对于是否需要“故意（willful）”没有作任何明确的条文表述，13个联邦巡回上诉法院对此问题的认识出现明细的分歧。如第二巡回上诉法院、第三巡回上诉法院、第十巡回上诉法院以及哥伦比亚特区巡回上诉法院等均认为“故意（willful）”应当作为主张被告侵权获利（profit）的前提条件。其中一个重要的考量原因是，如果不加任何限制的赋予商标权利人主张被告侵权获利（profit）作为救济，容易造成商标权利人在侵权诉讼中获得“超额补偿”（overcompensation），不符合兰哈姆法（Lanham Act）所要求的公平原则（principle of equity）。1996年第二巡回上诉法院在Int'l Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger（80 F.3d 749 ,2d Cir,1996)案件中认为：“损害（damage）直接衡量原告的实际损失，而侵权获利（profit）衡量的是被告的侵权所得。因此以侵权获利（profit）作为赔偿范围可能会导致对原告实际损失的过度补偿，从而导致原告获得由被告买单的“意外之财（windfall）”[2]。

　　与此相反，第五巡回上诉法院、第六巡回上诉法院、第七巡回上诉法院以及第十一巡回上诉法院等则认为“故意（willful）”不是主张被告侵权获利（profit）的前提条件。这些法院普遍认为1999年修订前的35（a）条款中并没有明确表述“故意（willful）”作为前提条件；此外，这些法院认为法院在决定是否将被告侵权获利（profit）作为赔偿范围时，应当将“故意（willful）”作为重要的考量因素，但不应该是必须的前提条件。如1998年第五巡回上诉法院在Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd.（155 F.3d 526, 5th Cir, 1998)案件中认为：“被告是否具有制造混淆或欺诈的故意，仅仅是法院在衡量将被告侵权获利（profit）作为赔偿范围是否合适时的考量因素”[3]。

　　该争论持续至1999年修法。但1999年修订35（a）条款增加“or a willful violation under section 43(c)”[商标淡化侵权行为]后并没有结束争论，反而使得争论愈演愈烈。因为根据1999年修法后的条款表述，在商标淡化侵权行为前具有“故意（willful）”的限制（“or a willful violation under section 43(c)”），但在一般商标侵权行为前却没有任何限制（“a violation under section 43(a)”）。

　　对1999年35（a）条款该修订变化的解释，13个联邦巡回上诉法院继续分为截然不同的两派意见：一派认为，基于此前35（a）条款中并没有出现“故意（willful）”的表述或限制，而此次修法在“or a willful violation under section 43(c)”[商标淡化侵权行为]前加入了“故意（willful）”限制，却没有在同一条款中的“a violation under section 43(a)[一般商标侵权行为]”前作任何限制，说明国会的意图是仅将“故意（willful）”限定在商标侵权淡化行为，而不延及一般商标侵权行为。尤其值得注意的是第三巡回上诉法院，该法院在1999年修法后对该问题判决意见出现完全相反的变化。1999年前该法院认为“故意（willful）”应当作为前提条件，1999年之后第三巡回上诉法院认为1999年国会的修法意图就是将“故意（willful）”仅仅限定在商标淡化侵权行为前，而不对一般商标侵权行为进行限定，因此不能再讲“故意（willful）”作为主张被告侵权获利（profit）的条件[4]。在本文所讨论的案件ROMAG v. FOSSIL商标侵权案的上诉审理过程中，原告Romag也是主张该观点。

　　而另一派则认为，1999年国会对35（a）条款的修订并没有实质性改变该法律条款原有含义的意图，而仅仅是修复1996年修订时的一个技术疏漏（如前文所述），即仅是技术性的增加“or a willful violation under section 43(c)”的表述，而对于“a violation under section 43(a)”的含义并未做任何改变，因此不能据此将国会的修法意图解释为有意未对一般商标侵权行为主张被告侵权获利（profit）作“故意（willful）”的限定。在本案中，审理ROMAG v. FOSSIL商标侵权案的联邦巡回上诉法院[5]就采纳该观点。此外，美国著名的商标法学者J·托马斯·麦卡锡也认为：“1999年国会对35（a）的修订仅仅是纠正一个起草错误，而并没有改变将“故意（willful）”作为主张侵权获利（profit）的前提的修法意图。”[6]

　　而在此前的2019年9月19日至9月20日短短两天时间，五个机构几乎同时向联邦最高法院提交的法庭之友（Amicus curiae）的专业意见，对该问题的立场也不尽相同。美国律师协会（ABA）、美国知识产权律师协会（AIPLA）、国际商标协会（ITA）与芝加哥知识产权法律协会（IPLAC）四家机构均认为联邦巡回上诉法院在审理该案时将“故意（willful）”作为主张侵权获利（profit）的前提条件，错误理解了兰哈姆法（Lanham Act）35（a）条款的规定，认为从法律条款本身含义、公平原则（principle of equity）以及兰哈姆法（Lanham Act）的立法目的出发，“故意（willful）”均不应作为原告主张被告侵权获利（profit）作为赔偿的前提条件。与此相反，美国知识产权所有人协会（IPO）则认为本案中联邦巡回上诉法院对该问题的认识是正确的，“故意（willful）”自始至终都是商标侵权诉讼中原告主张被告侵权获利（profit）作为赔偿的前提条件。

　　该案之所以会引起广泛关注，正是因为基于美国联邦最高法院已经对本案下达调审令，必然会就这一巡回上诉法院争论长达20年之久的重要问题作出裁判，从而形成具有拘束力的判例法（case law）。我们等待联邦最高法院判决的同时，从法律研究的角度，也不妨对该问题进行些许探究与预测。

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　　笔者赞同第五巡回上诉法院等的意见，即“故意（willful）”不应是商标侵权诉讼中原告主张被告侵权获利（profit）作为赔偿范围的前提条件。

　　首先，兰哈姆法（Lanham Act）35（a）条款自身的含义并不能得出“故意（willful）”的前提。笔者也认为1999年对35（a）条款的修订也许确实是纠正1996年修法的技术性疏漏，所以仅从该节事实得出国会是有意将“故意（willful）”的条件限定在了43（c）前而没有在43（a）前确实有些牵强。但是，值得注意的是，自1946年兰哈姆法（Lahham Act）颁布直至现在，国会从来没有在“a violation under section 43(a)”表述中明确提及“故意（willful）”，既没有明确规定“故意（willful）”作为前提条件，也没有明确规定“故意（willful）”不作为前提条件。即该条款自始至终的字面含义为“侵权行为人实施第43（a）条款规定的一般商标侵权行为的，……原告可以主张以下赔偿：（1）被告侵权获利，（2）原告遭受的实际损失，（3）诉讼费用。”既然从来没作“故意（willful）”限定，又何从得出该条款中蕴含着“故意（willful）”的要件？尤其是结合1996年国会增设43（c）条款[商标淡化侵权行为]时明确规定“故意（willful）”要件的做法，可知，如果国会在1988年在35（a）条款中增设“a violation under section 43(a)”的表述时如果有意将“故意（willful）”作为前提要件，同样也会明确进行表述的。否则，就不能作此推论。

　　其次，第二巡回上诉法院以及本案中联邦巡回上诉法院等坚持将“故意（willful）”作为前提条件的一个重要理由时，由于被告的侵权获利（profit）很多时候会高于原告的实际损失（damages），如果不加任何限制的允许原告主张侵权获利（profit），可能会使原告获得“意外之财（windfall）”，从而导致对原告的过度补偿（overcompensation）。联邦巡回上诉法院以及提交法庭之友（Amicus curiae）意见的五个机构，均将兰哈姆法（Lanham Act）35（a）条款中的公平原则（principle of equity）作为自己的论据，却得出完全不同的结论。在笔者看来，“公平原则”不是“填平原则”。传统民法理论体系及司法实践在考量损害赔偿时大多严格秉持“填平原则”的损害赔偿原则，即原告仅能获得其实际遭受损失的补偿。但现代法律体系的发展“填平原则”越来越多的被“惩罚性赔偿”所替代，即便没有明确规定“惩罚性赔偿”的情形，法院在判定侵权损害赔偿时往往也会带有“惩罚性”的因素。兰哈姆法（Lanham Act）35（a）条款中本身也规定，无论法庭是采取原告实际损失（damages）还是被告侵权获利（profit）的标准，在确定该数额后法庭仍然可以根据案件的具体情况判定该数额三倍以内的赔偿，并且明确规定这不是惩罚性赔偿，而是对原告损失的赔偿。此外，正如美国知识产权律师协会（ALPLA）在其法庭之友（Amicus curiae）意见中指出：“即便跳出商标法的视野，在其他法律领域在适用“公平原则（principle of equity）”主张被告的不当行为或侵权获利（profit）时，也不存在“故意（willful）”的限制”[7]。

　　因此，笔者赞同第五巡回上诉法院等的做法，在商标侵权诉讼中考量原告主张被告侵权获利（profit）作为赔偿范围时，应当将“故意（willful）”作为重要的考量因素之一，但不应将其作为主张被告侵权获利（profit）的绝对前提条件。

　　Reference：

　　1）TRADEMARK AMENDMENTS ACT OF 1999, Pub. L. No. 106-43；

　　2）J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 30:64 (5th ed.)

　　3）Int'l Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger, U.S.A., Inc., 80 F.3d 749, 753 (2d Cir.1996)

　　4）Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526, 554 (5th Cir.1998)

　　5）ROMAG FASTENERS, INC. V. FOSSIL, INC. [OPINION]，16-1115.

　　6）HOUSE OF REPRESENTATIVES，Report 106-250；

　　7）Counsel for Amicus Curiae, In the Supreme Court of the United States, Brief of the American Intellectual Property Law Association as Amicus Curiae, No. 18-1233, 5；

　　8）ABA：Counsel for Amicus Curiae，In the Supreme Court of the United States, BRIEF OF THE AMERICAN BAR ASSOCIATION AS AMICUS CURIAE SUPPORTING PETITIONER，No. 18-1233；

　　9）ITA: Counsel for Amicus Curiae, In the Supreme Court of the United States, BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION AS AMICUS CURIAE IN SUPPORT OF NEITHER PARTY, NO. 18-1233；

　　10）IPO: Counsel for Amicus Curiae, In the Supreme Court of the United States, BRIEF FOR AMICUS CURIAE INTELLECTUAL PROPERTY OWNERS ASSOCIATION IN SUPPORT OF NEITHER PARTY, No. 18-1233；

　　11）Norman C. Simon and Patrick J. Campbell, SCOTUS to Address Whether Lanham Act Requires Willful Infringement for Profit Disgorgement，2019/8/5

　　[1]SCOTUSblog;https://www.scotusblog.com/case-files/cases/romag-fasteners-inc-v-fossil-inc-2/

　　[2] See Int'l Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger, U.S.A., Inc., 80 F.3d 749, 753 (2d Cir.1996)

　　[3] See Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526, 554 (5th Cir.1998)

　　[4]Banjo Buddies, Inc. v. Renosky, 399 F.3d 168, 175 (3d Cir.2005).

　　[5] 这里指的是United States Court of Appeals for Federal Circuit，是美国13个联邦巡回上诉法院中的一个。美国共有13个联邦巡回上诉法院，其中第1至第11巡回上诉法院分别以数字命名，另有两个巡回上诉法院为D.C Circuit, 以及Federal Circuit.

　　[6] J. ThomasMcCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 30.62 (2015)

　　[7] Counsel for Amicus Curiae, In the Supreme Court of the United States, Brief of the American Intellectual Property Law Association as Amicus Curiae, No. 18-1233, 5.