专利权宣告无效后是否应返还费用

专利权宣告无效后是否应返还费用

专利权宣告无效后返还费用纠纷是指因专利权宣告无效后被控专利侵权专利被许可人、专利受让人依法要求专利权人返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费而提起的诉讼纠纷。系《民事案由规定》的民事案由之一

根据《专利法》第四十七条，宣告无效的专利权视为自始即不存在。

宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

依据《专利法》第四十七条规定，专利权宣告无效之后专利权人是否应该返还侵权人支付的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费等，应该从以下三点进行考虑：

一、对“宣告无效的专利权”的效力认定原则是“视为自始即不存在”

即专利并非自被宣告无效后才失去法律效力，而是从授权开始就没有法律约束力。该款首先明确了宣告专利权无效的决定具有追溯力的总体原则。

二、关于“宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力”的规定设立的目的是维护已执行完毕的判决的稳定性。

宣告专利无效的决定对于已经执行完毕的专利侵权纠纷判决、调解书不具有溯及力，是处理返还专利侵权赔偿金纠纷应当遵循的基本原则。虽然宣告无效的专利权视为自始不存在，但是若宣告专利无效的决定对于已经执行的认定专利侵权成立的判决均具有追溯力，则势必影响专利权人行使专利权的积极性，会使民事关系始终处于一种不稳定的状态，不利于科学技术进步和经济社会发展。

三、法律对宣告无效的专利权“不具有溯及力”的两种例外情形

即专利权人存在恶意而给他人造成的损失；不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的。

也就是说，如果原专利权人存在主观恶意，违反诚实信用原则或违反了民法的公平原则的情况下，即使生效判决已经执行完毕，宣告专利权无效的决定对于已经执行完毕的判决仍然是有溯及力的，相关权利人有权主张自身的合法权益。

近年来，专利被诉侵权人、专利被许可人或专利被转让人因专利权被无效宣告，向法院提起诉讼的案件时有发生。如河南玉晶玻璃器皿有限公司、安徽康泰玻业科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷案中（（2017）最高法民再98号），最高人民法院认为，依据专利法第四十七条第二款之规定，玉晶公司提交的证据不能证明本案符合专利法第四十七条第二款规定的因专利权人的恶意给他人造成损失及该条第三款规定的不返还专利侵权赔偿金明显违反公平原则的情形，涉案专利权无效决定书对本案原判决不具有追溯力。但是，鉴于涉案专利权已经宣告无效，依照专利法第四十七条第一款之规定，该专利权应视为自始不存在。本案原判决判令玉晶公司、德御公司停止制造、销售侵犯涉案专利权产品已经丧失事实基础，应予撤销。

同样的，最高人民法院在审理深圳市飞托克实业有限公司（再审申请人、一审被告、二审上诉人）、斯瓦戈洛克公司侵害发明专利权纠纷中认为，本案专利复审委系于本案生效判决执行完毕一年后才决定宣告专利无效，故根据法律规定，本案应属于专利权无效决定对本案无溯及力的情形。飞托克公司的此项申请再审理由不能成立。

笔者分析了上述两件案件审理结果不同的原因，发现被诉侵权人提起专利权无效及专利权被宣告无效的时间，在审理此类案件中具有决定性因素。因此，专利侵权诉讼中的被诉侵权人能否在涉案专利权宣告无效后要求退还相关费用，不仅要考虑专利权人是否存在恶意以及是否明显违反公平原则，还要考虑到提起专利权无效及专利权被宣告无效的时间节点，如果在被诉专利侵权时，认为涉案专利应被无效，建议尽早向专利复审委提出申请。

作者简介：

温佳慧，南京知识律师事务所江北分所