从最高法知识产权法庭“第一案”看功能性特征

3月27日上午，最高人民法院知识产权法庭敲响了揭牌成立以来的“第一槌”，公开开庭审理了上诉人厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司与被上诉人法国瓦莱奥清洗系统公司、原审被告陈少强侵害发明专利权纠纷一案。

该案作为最高法知识产权法庭“第一案”具有众多亮点，例如“该案首次探讨部分判决制度和临时禁令制度的关系，明确两种制度并存时的适用条件和规则”、“使用环境特征”以及“功能性特征”。其中，关于“功能性特征”在案件判决书中多次出现，那到底什么是功能性特征，功能性特征与普通结构特征有什么不同？如何判定某一技术特征书是否属于功能性特征？以下是笔者根据“第一案”判决书以及结合日常工作内容的一些浅略分析与思考。

一、什么是功能性特征？

顾名思义，从字面意义上可以理解，功能性特征就是指以功能或效果来限定权利要求中的技术特征。因此，功能性特征不直接描述“是什么”，而是从效果上描述“能够干什么”。

对于功能性特征，专利授权阶段以及专利侵权判定阶段有不同的解释。在专利授权阶段，《专利审查指南》中规定：对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。在专利侵权判定阶段，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（一）》第四条则规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

二、如何确定功能性特征保护范围？

由于《专利审查指南》中规定权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。因此，对于功能性限定技术特征的权利要求的保护范围问题，《专利审查指南》对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条规定：与说明书及其附图记载的实现前款所述功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时，无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。因此，在包含功能性限定技术特征的专利权侵权判断中，人民法院需要结合具体实施方式及其等同的实施方式重新确定专利权的保护范围。

据此，可以理解，在字面含义上，专利授权阶段以及侵权判定阶段对于专利保护范围的确权方式有所不同，但实质上二者的本质追求是一致的。

审查指南将功能性限定特征理解为覆盖了所有的实施方式作为审查标准，按照这种标准，如果审查员检索出实现相同功能或效果的实施例，则可以指出该申请缺乏新颖性/创造性。这样，如果申请人想通过审查的话，就必须将相应的结构或方法特征甚至是实施例限入权利要求书内，也就是说，把现有技术的内容排除于权利要求之外，最终使权利要求书所公示的权利保护范围尽可能地逼近专利权人应该得到的专利保护范围。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》规定功能性限定权利要求的保护范围是说明书记载的实施方式与等同方式（也就是权利人的实际贡献）是对功能性限定权利要求的合理限定。

因而，专利审查阶段与侵权判定阶段对功能性限定的规定在本质追求上是一致的，原则都力争实现专利权人与社会公众两者利益的平衡，合理界定专利权的保护范围。即，专利权人所能获得的专利保护范围应该与其对社会的贡献相适应，或者说，与其向社会公众披露或传播的技术信息及创造性劳动相一致。

三、如何判定某一技术特征书是否属于功能性特征？

《北高侵权判定指南2017》第18条对不属于功能性限定的情况进行了说明，以下情形一般不宜认定为功能性特征：

（1）以功能或者效果性语言表述且已经成为本领域技术人员普遍知晓的技术术语，或以功能或效果性语言描述且仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征；

（2）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征。

上述规定的含义即功能性特征一般包括功能性描述，但功能性描述不一定是功能性特征。

比如，最高人民法院在某一涉案专利中就认定权利要求书中的“定位槽”是本领域普遍知悉，约定俗成的概念，并非功能性技术特征。类似的，隔热垫、驱动部件也可认为是本领域普遍知悉，约定俗成的概念。

又例如，在某一涉案专利中，技术特征“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”是否为功能性技术特征，一审法院认为：涉案专利权利要求1中“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”的技术特征，是以能够实现的功能来进行表述的技术特征，其未对螺线管内各部件及其与阀芯之间的互动关系进行明确，属于功能性技术特征。但二审中，江苏省高院认为：根据原告所提交的新证据，《中国电力百科全书（第二版）》中的描述，涉案专利权利要求所限定的阀芯、阀座以及螺线管之间的相互作用关系已经属于本领域普通技术人员的公知常识，本领普通技术人员在阅读涉案专利权利要求书时，能够清楚地理解“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”是如何实现的，无需再从专利说明书的具体实施例中了解相关技术信息从而获知其具体实施方式。故涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”不应被认定为功能性特征，更不应将该技术特征的结构限定为专利说明书的具体实施方式及其等同实施方式。

第（1）种情况比较好辨别，一般不容易引起争议，对于第（2）种情况，有人认为只要是符合“功能+结构”的描述即就不属于功能新限定，还有人认为不能一概而论。最高法知识产权法庭“第一案”中就涉及到此问题。

最高法知识产权法庭“第一案”中，原审法院认为，专利权利要求1中的技术特征“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”，仅仅披露了安全搭扣与锁定元件之间的方向及位置关系，该方位关系并不足以防止锁定元件的弹性变形，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求不能直接、明确地确定实现“防止锁定元件的弹性变形，并锁定连接器”这一功能的具体实施方式为由，认定该技术特征属于功能性特征。最高人民法院设立知识产权法庭认为如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于上述司法解释所称的功能性特征，不应作为功能性特征进行侵权比对。关于涉案专利权利要求1中在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器的技术特征是否属于功能性特征。上述技术特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件之间的方位关系并隐含了特定结构—安全搭扣面对所述锁定元件延伸，该方位和结构所起到的作用是防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器。根据这一方位和结构关系，结合涉案专利说明书及其附图，特别是说明书第[0056]段关于连接器的锁定由搭扣的垂直侧壁的内表面保证，内表面沿爪外侧表面延伸，因此，搭扣阻止爪向连接器外横向变形，因此连接器不能从钩形端解脱出来的记载，本领域普通技术人员可以理解，安全搭扣面对所述锁定元件延伸，在延伸部分与锁定元件外表面的距离足够小的情况下，就可以起到防止锁定元件弹性变形并锁定连接器的效果。可见，在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器这一技术特征的特点是，既限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能，且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解，才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述，但是本质上仍是方位或者结构特征，不是前述司法解释所称的功能性特征。

根据以上分析可知“结构+功能”的技术特征只有在符合一定情况时，才被考虑为不是功能性特征。即，“结构”与“功能”具有关联性，“结构”和“功能”结合起来才能清楚确定“结构”的具体内容时，“结构+功能”的技术特征一般可以认定为不是功能性特征。反之，若“结构+功能”的技术特征中“结构”和“功能”相互独立，或者“功能”并不能限定清楚“结构”的具体内容，那么即使某一技术特征既限定了结构，又限定了功能，那么也有可能被认定为功能性限定，所以在侵权判定的保护范围认定时，需要依据说明书记载的相同及等同方式来限定权利要求的保护范围。

四、关于申请文件撰写时的一些思考与分析

由于撰写功能性特征的主要目的是为了扩大保护范围，在审查阶段，功能性特征被认为包含了能够实现其功能的所有实现方式，因此若使用不当很有可能在专利审查阶段因为保护范围过大被驳回。即使在审查阶段获得了授权，在侵权判定阶段也有可能将该特征的保护范围限定在说明书记载的相同实现方式及等同实现方式。因此，在申请文件的撰写时，需要慎用功能性限定。

首先，判断若将技术特征写成功能性描述，是否可以根据《北高侵权判定指南2017》第18条的规定被排除在功能性特征之外。若不能排除，那么需要考虑是否有必要写成功能性特征，判断写成功能性特征是否能够在侵权判定时获取更大的保护范围，通过反推的方式避免在后续侵权判定过程中对保护范围的缩小。

此外，由于目前功能性特征在侵权判定时依据的是说明书记载的相同实现方式及等同实现方式，因此，在申请文件的撰写过程中，针对功能性特征，应尽量布置多种详细的实施方式。因为很多时候是无法穷举各种实现方式，所以尽量在说明书中尽量详细描述能够实现该功能的原理，以争取通过原理去辅助法官确定等同的实现方式，争取更大的保护范围。

根据高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条的规定，在侵权判定时需要和实现所述功能或者效果不可缺少的技术特征相比。因此，为了避免在侵权比对时，避免将说明书中不属于该不可缺少的技术特征用于对该功能性特征的限定，导致侵权判定时的认定错误，建议说明书撰写时尽量要布局一个最简实施例和附图，并明确哪些特征属于实现其功能或效果不可缺少的技术特征，哪些特征不属于该不可缺少的技术特征。

北京品源专利代理有限公司 张平